특허 하도급 계약 질의

1. 특허 개발자와 발주처 특허 사용 협약을 체결

2. 특허 개발자가 특허 장비를 보유하고 있는 시공이 가능한 지역 업체에게 해당 공사건의 권리를 위임함 (통상실시권자, 전용실시권자가 아님)

3. 이 경우 위임받은 지역업체와 낙찰사간의 하도급 계약이 가능한지 여부 질의

 

 

 

 

 

[질의요지]
특허개발자와 발주처간 특허사용 협약을 체결하고 특허개발자가 특허 장비를 보유한 지역업체에게 해당공사건 권리를 위임 (통상.전용실시권자가 아님)한 경우 위임받은 지역업체와 낙찰사간 하도급계약이 가능한지 여부

[답변내용]
국가기관이 체결한 공사계약에 있어서 계약예규 정부입찰.계약 집행기준 제5조의2 제3항에 따라 신기술 등을 설계에 포함하고자 하는 경우에 설계반영단계에서 계약담당공무원은 별지 제2호의 예시를 참조하여 입찰공고전에 기술보유자와 기술사용협약을 체결하여야 하는 것이며, 계약담당공무원은 해당 공사에 신기술이나 특허공법이 포함된 경우로서 신기술 등을 보유한 자가 기술사용협약에 따라 기술을 제공하거나 하도급을 통해 시공에 참여하도록 할 수 있는 것입니다.

한편, 별지 제2호 신기술(특허공법) 사용협약서 제3조제2항에 따르면 “신기술(특허공법)보유자”는 제1항에 따라 계상된 기술사용료를 공사 진척에 따라 분할하여 낙찰자로부터 지급받고 “신기술(특허공법)보유자”가 보유한 기술적 노하우를 낙찰자에게 제공하여 공사품질이 확보되도록 최선을 다하여야 하며, 제4조제1항에 따라 신기술(특허공법)이 사용되는 공사의 전부 또는 일부가 기술보유자의 기술적 노하우를 사용하지 않거나 기술보유자가 보유한 특별한 장비 등을 사용(낙찰자가 사용가능한 경우는 제외)하지 않으면 시공 및 품질확보가 불가능한 경우에는 “신기술(특허공법)보유자”는 "낙찰자"와 해당 부분에 대하여 하도급계약을 체결하여 시공에 참여하여야 하는 것입니다.

따라서, 원칙적으로 특허공법이 반영된 계약의 경우 당초 특허협약자와 하도급계약을 체결하는 것이 타당할 것으로 보이나, 귀질의 특별한 경우(특허개발자가 특허 장비를 보유한 지역업체에게 해당공사건 권리를 위임)에 있어서 위임받은 지역업체에게 하도급이 가능한지 여부는 계약담당공무원이 특허협약 내용 및 위배여부, 권리위임 내용 및 효력, 계약이행 가능성, 하도급관련 법령 등을 종합 고려하여 판단하여야 할 것으로 여겨집니다.